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以“先用权”抗辩专利侵权的条件及认定
 
发布时间: 2018/4/19 11:27:38   已有356位读者浏览过此文章

——孙树林诉乌兰浩特市新乡批发站、吉林省洮南市香王酒业侵犯外观设计专利权纠纷案

本案要点

被控专利侵权人享有涉案专利的“先用权”的,即使其行为实质上已经构成对涉案专利的侵权,也不视为侵犯专利权。应由被控专利侵权人承担证明其享有涉案专利“先用权”的举证责任,若其不能证明其享有“先用权”,且其行为本身已构成对涉案专利的侵犯的,应承担侵权责任。

案由

外观设计专利侵权纠纷

案情

原告:孙树林。

被告:乌兰浩特市新乡批发站、吉林省洮南市香王酒业。

原告孙树林作为内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司董事长,为扩大销量,设计了外观设计专利酒瓶,并于2005年11月18日向国家知识产权局提出申请,于2006年9月20日获得专利号为ZL200530147504.8、名称为“酒瓶”的外观设计专利。第二被告香王酒业未经原告许可,擅自生产、使用、销售了与原告的外观设计专利酒瓶相似的桃香王酒瓶。2008年7月3日兴安盟工商行政管理局公平交易分局查封了第一被告新乡批发站销售的第二被告香王酒业生产的桃香王酒。原告认为,第二被告香王酒业生产的桃香王酒酒瓶与其外观设计专利酒瓶的瓶形相近似,认为二被告的行为已构成对原告外观设计专利权的侵犯,遂向法院提起了诉讼。

诉、辩双方理由

原告孙树林诉称,其作为一家专业酒厂的法定代表人,为扩大销量,精心设计了独特的外观设计专利酒瓶,并于2005年11月18日向国家知识产权局提出申请,于2006年9月20日获得专利号为ZL200530147504.8、名称为酒瓶的外观设计专利,专利权人为孙树林。其为上述外观设计专利的开发付出了大量的心血和物力,并将上述专利付诸实施,制造了专利产品归流河酒酒瓶,取得了很好的经济效益。第二被告香王酒业未经原告许可,生产、使用、销售了与原告外观设计专利相似的桃香王酒酒瓶,第一被告新乡批发站销售了第二被告香王酒业生产的桃香王酒。依据《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。将第一被告销售的产品与原告的外观设计专利对比可以看出,第二被告香王酒业生产的桃香王酒酒瓶与原告外观设计专利酒瓶的瓶形相近似,瓶标也相似,二被告的行为已构成对原告外观设计专利权的侵犯。为了维护原告的合法权益,特向法院提起诉讼,请求法院:1、依法判令第一被告和第二被告立即停止侵犯原告专利权的行为,即第一被告立即停止其销售行为,第二被告立即停止生产、销售行为,并在侵权范围内公开道歉,消除影响;2、依法判令第二被告赔偿原告经济损失8万元;3、依法判令第二被告赔偿原告因制止侵权所支付的合理费用2万元;4、第二被告负担本案的全部诉讼费用。

第一被告新乡批发站未到庭,也未提交书面答辩意见。

第二被告吉林省洮南市香王酒业答辩称,其没有侵权行为,并在该专利授予前已经合法使用,享有对该专利的在先使用权;原告的赔偿请求不合理,请求驳回原告的诉讼请求。

处理过程及结果

呼和浩特市中级人民法院经审理认为,原告孙树林是专利号为ZL200530147504.8、名称为“酒瓶”的外观设计专利权人,依法享有法律所赋予的全部权利。第二被告香王酒业未经原告许可,擅自生产、使用、销售了与原告的外观设计专利酒瓶相似的桃香王酒酒瓶,二被告的行为已构成对原告外观设计专利权的侵犯。故第一被告依法应当承担停止侵权、第二被告依法应当承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。第二被告香王酒业对其享有先用权的抗辩理由因其提供的证据不具有证明力,且未提供已销售桃香王酒的瓶样,本院对其抗辩理由不予支持。因赔礼道歉,消除影响的民事责任承担方式是针对人身权利受到侵害的救济方式,而本案中原告享有的专利权利主要是财产权利而非人身权利,故原告请求二被告承担赔礼道歉,消除影响民事责任的诉讼请求,本院不予支持。

关于侵权赔偿数额,原告在庭审中未能举证证明其因二被告侵权所造成的实际损失,也未提供其为制止侵权合理支出的证据,故本院在综合考虑第二被告生产、销售侵权产品的范围、数量和使用时间,酌情确定被告的赔偿数额。

综上,根据《中国人民共和国民事诉讼法》第一百三十条和《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款、第五十七条第一款及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定,判决如下:

一、第一被告乌兰浩特市新乡批发站和第二被告吉林省洮南市香王酒业立即停止侵犯原告专利权的行为,即第一被告立即停止其销售行为,第二被告立即停止其生产、销售行为;

二、第二被告吉林省洮南市香王酒业于本判决生效之日起十日内赔偿原告孙树林经济损失人民币5万元;

三、驳回原告的其他诉讼请求。

本案涉及的法律问题

以享有“先用权”为由抗辩专利侵权的条件。

评析

《中华人民共和国专利法》第六十三条第二项规定,有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。即,若涉嫌专利侵权人享有“先用权”,即使其实质上已构成对专利权的侵犯,也不视为侵犯专利权,无需承担侵权责任。

从上述法条分析,以享有“先用权”抗辩专利侵权的条件有以下三个:(1)被诉侵权人的行为实质上已经构成对涉案专利的侵权。(2)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备。判断被控侵权人是否享有先用权的时间点为“专利申请日”,而不是涉案专利的“授权公告日”。(3)仅在原有范围内继续制造、使用,即被控侵权人不能超出其在涉案专利的专利申请日前的原有的制造、使用被控侵权产品的范围,否则,其对超出原有范围的部分仍要承担侵权责任。

本案中,经比对,本院认为桃香王酒酒瓶与涉案外观设计专利酒瓶相似,即本案第二被告的行为已经构成对涉案外观设计专利权的侵犯,即第一个条件已经满足。被控侵权人负有证明其符合享有专用权的第二和第三个条件的的举证责任,若其不能证明,应承担侵权责任。本案第二被告辩称其涉案专利授予前已经合法使用被控侵权产品,享有对该专利的在先使用权,但未提供相应的证据证明,即使其能够证明其在涉案专利授予前已经合法使用,只要其不能证明在涉案专利的申请日前已经合法使用被控侵权产品,就不能认定其享有对涉案专利的“先用权”,既其未证明其满足第二个条件。另外,本案被告未证明其原有范围,因而也无法提供证据证明其仅在原有范围内继续生产制造了被控侵权产品,即无法证明其满足第三个条件。据此,本院依法判令第二被告应承担相应的侵权责任。

本案为认定被控侵权人是否享有“先用权”,是否可以以享有“先用权”为由不承担侵权责任提供了很好的案例,本案宣判后,被告吉林省洮南市香王酒业不服向内蒙高院提起上诉,二审法院经审理维持了一审判决。

 

 

 

 

(本稿由呼和浩特市中级人民法院提供)

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